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La due diligence nella valutazione del Portafoglio IP

La Proprietà Intellettuale rappresenta sempre più una risorsa strategica per la crescita economica di un’azienda.
Questa circostanza confermata dalla presenza di società – Google, Amazon, Facebook e E-Bay – con sistemi gestionali/organizzativi completamente dipendenti dall’ IP e dai nuovi modelli di business.
Per questa ragione è importante determinare il valore economico del Portafoglio IP, soprattutto nel caso in cui si renda necessario attivare un’operazione straordinaria, quale l’acquisizione d’azienda o un ramo d’azienda.

Questo processo viene svolto attraverso l’attività di Due Diligence seguito poi da un esame tecnico-legale teso a valutarne i risultati e individuare la consistenza del portafoglio stesso.

Che cosa si intende per Due Diligence?

La Due Diligence è un concetto che deriva dal diritto privato e commerciale americano. Traducibile come “dovuta diligenza”, si intende un’attività di indagine e informazione che può svolgersi in vari stadi di un processo investigativo.

Con riguardo alla vendita, cessione o licenza di un determinato asset dell’IP, o in caso di fusione, acquisizione che riguardino diritti di proprietà industriale sicuramente è consigliata la Due Diligence precontrattuale.
La ratio sottesa a questa procedura “investigativa” è quella di reperire informazioni di natura legale, patrimoniale, finanziaria ed economica dell’intera compagine societaria al fine di verificare la fattibilità e la convenienza di un determinato investimento.

Cosa verificare in caso di acquisizione?

L’attenzione va posta principalmente sull’analisi della situazione brevettuale e dei marchi. Così, nel caso si tratti di brevetti [1], si dovrà verificare:

  • la titolarità effettiva del brevetto;
  • la durata massima e la possibilità di rinnovo, la scadenza e la corretta gestione dei rinnovi e dei pagamenti delle tasse di manutenzione;
  • la sussistenza dei requisiti di validità del brevetto, cioè la novità e l’attività inventiva;
  • l’effettiva attuazione dei brevetti;
  • l’esistenza o meno di vertenze relative al brevetto, lo stato delle vertenze ed il verosimile esito delle stesse;
  • l’esistenza di contratti legati al brevetto e i dettagli degli stessi, tra cui la durata, l’eventuale presenza di contenziosi con la controparte contrattuale e il ritorno economico derivante dall’operazione;
  • le eventuali licenze, ovvero ai modelli industriali di cui il target faccia uso, verificando se tale utilizzo sia consentito, ed in caso affermativo, se ciò avvenga in quanto il target ne sia titolare esclusivo ovvero in virtù di contratti di licenza d’uso.

Per quanto riguarda i marchi, si dovrà verificare:

  • l’esistenza o meno di un titolo di privativa (marchio registrato), poiché il cedente potrebbe utilizzare il proprio segno senza averlo registrato (marchio di fatto);
  • la titolarità effettiva del marchio;
  • la durata, la scadenza e la corretta effettuazione dei rinnovi;
  • l’effettivo utilizzo del marchio, al fine di scongiurare ipotesi di decadenza del segno stesso;
  • il corretto utilizzo del marchio, cioè con una modalità idonea ad evitare fenomeni di perdita della capacità distintiva o volgarizzazione del segno;
  • l’esistenza o meno di segni distintivi potenzialmente in conflitto con quello oggetto di Due Diligence;
  • l’esistenza o meno di vertenze relative al marchio, lo stato delle vertenze ed il verosimile esito delle medesime;

Interessante è la crescita dell’attenzione da parte delle aziende leader copyright-based per i pacchetti dei diritti autoriali. Interesse che ha giustificato la necessità di procedere alla loro valutazione economica al fine di massimizzarne il valore.

Conclusione

In questa fase di pre-acquisition, la Due Diligence rappresenta il pilastro per la redazione degli accordi di acquisizione (cd. sale and purchase agreement) al fine di giungere al perfezionamento delle operazioni e garantire all’acquirente l’effettivo trasferimento dell’azienda o di un ramo di essa priva di pendenze e rischi che non siano evidenti.

[1] P. Broccoli, la due diligence dei diritti IP https://www.sviluppoeinnovazione.it/la-due-diligence-dei-diritti-ip/

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INSERT LAW TO CONTINUE: come Napoli si confronta con le nuove tecnologie

Napoli “accetta la sfida” nei confronti delle nuove tecnologie divenendo sede del convegno Insert Law to Continue, tenutosi giovedì 12 e venerdì 13 settembre, presso l’Università “Federico II”.

L’evento, realizzato in collaborazione con il Comune di Napoli, ha visto la presenza di oltre cento relatori da tutta Italia, distribuiti in varie sezioni di lavoro.
Non sono mancati in apertura i saluti del sindaco Luigi De Magistris, che ha ribadito l’importanza di guardare alle nuove tecnologie, come quella relativa alla blockchain, come un mezzo di supporto e miglioramento della nostra società.

Blockchain è sinonimo di trasparenza e tracciabilità: la criptovaluta può essere utilizzata come strumento aggiuntivo all’euro per far girare l’economia locale” – afferma il sindaco, citando Napoli come prima grande città ad aver adottato una delibera comunale sui suddetti temi.

Oltre il tema portante della blockchain, sono stati molteplici gli argomenti approfonditi durante il convegno: la democrazia diretta, la risoluzione online delle controversie, lo sviluppo e la tutela dell’intelligenza artificiale e della robotica, la messa in sicurezza e la protezione del dato digitale,  l’uso di strumenti virtuali di pagamento, la fintech (o tecnofinanza) e molti altri ancora.

Non è mancata una riflessione in tema di diritto della proprietà industriale ed intellettuale, un campo in continua evoluzione ove l’espansione tecnologica gioca un ruolo determinante.

Basti pensare al novero delle opere protette dalla tutela autoriale (di cui all’art.2 della legge sul diritto d’autore) che è andato progressivamente ampliandosi includendo software, database e siti web.

E’ intervenuto tra i relatori a tal proposito il Prof. Giuseppe Doria, docente della cattedra di diritto d’autore presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, il quale ha accennato alle ulteriori sfide che si prospettano in relazione alla creazione di agenti software elettronici che saranno in grado di agire indipendentemente dal controllo dell’operatore: la possibilità di un autonomo riconoscimento della personalità giuridica in capo all’ agente robotico potrebbe, secondo l’interpretazione del Prof. Doria, “far sorgere anche una tutela autoriale sulle opere da questi create.

Si configurerebbe in questo modo una vera e propria concorrenza dell’intelligenza artificiale con l’ingegno umano, volta a far sorgere una serie di problematiche di carattere giuridico che meritano una soluzione concertata da parte dei vari ordinamenti. Proprio in quest’ottica si inscrivono le raccomandazioni della Commissione europea concernenti le norme sul diritto civile della robotica, con lo scopo di invitare gli Stati membri ad affrontare la tematica in un’ottica orizzontale e neutrale.

Di qui la ratio ultima della conferenza “Insert law to continue”, destinata a divenire un appuntamento ricorsivo di riferimento sia in ambito nazionale che internazionale, con l’intento di consolidare alcune linee di tendenza dominanti per il futuro della nostra società, attraverso la predisposizione di una regolamentazione giuridica efficiente, volta a garantire una piena e pacifica condivisione delle risorse scaturenti dalle nuove tecnologie.

Articolo a cura della Dott.ssa Camilla Marotta

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Perchè Banksy ha citato in giudizio il Mudec di Milano

Chiunque può utilizzare le opere di Banksy?
L’artista ha detto di no.

La Pest Control Office Limited, che tutela il marchio di Banksy regolarmente registrato, ha citato in giudizio la 24 Ore Cultura, società che ha organizzato “A Visual Protest”, la mostra in esposizione fino al 14 aprile al Mudec di Milano e dedicata al misterioso street artist, per violazione del copyright e vendita non autorizzata di merchandising.

I fatti risalgono a qualche mese fa ma la notizia è trapelata solo adesso e, considerando l’eccezionalità del caso e il mare magnum in tale materia legislativa, la sentenza è destinata a fare giurisprudenza. 

Il giudice del Tribunale di Milano ha negato le violazioni relative al materiale pubblicitario, considerato come informativo, cioè necessario a descrivere il contenuto dell’esposizione, ma ha riconosciuto l’irregolarità della commercializzazione dei prodotti sui quali era stato collocato il marchio, visto che si tratta di prodotti generici, senza specifico riferimento alla mostra.

E così da gennaio, il bookshop del Mudec ha dovuto ritirare dai suoi scaffali agendine, quaderni, cartoline, segnalibri e gomme, tutti brandizzati Banksy ma non autorizzati dall’artista o dalla Pest Control. In tribunale è stato portato anche il catalogo della mostra, per via delle riproduzioni fotografiche delle opere. In questo caso, la situazione è piuttosto contorta. Le opere riprodotte sono risultate regolarmente acquisite da privati dietro autorizzazione dello stesso Banksy e sono stati gli stessi proprietari a cedere alla 24 Ore Cultura il diritto alla riproduzione.

Ma non è stato possibile dimostrare che, con il diritto di proprietà, fosse stato ceduto anche quello di riproduzione dell’opera. Potrebbe allora venire compromesso il diritto dell’autore all’utilizzo commerciale della propria opera, visto che il catalogo del Mudec entrerebbe in concorrenza con altre pubblicazioni analoghe, autorizzate da Banksy. D’altra parte la Pest Control non ha potuto dimostrare di essere titolare dei diritti di riproduzione, perché implicherebbe la divulgazione del vero nome di Banksy. Dunque, nulla di fatto e il catalogo può rimanere al suo posto. Insomma, alla fine del match, il risultato è un sostanziale pareggio. 

Tempo fa, Banksy disse che il copyright era da perdenti ma questa mossa non è affatto in controtendenza con l’atteggiamento tenuto dall’artista che, nel corso di una carriera ormai lunga e sempre sulla breccia, ha dovuto fare i conti con decine di tentativi di sfruttamento della sua immagine a fini commerciali. Ma fino a ora, le uniche denunce provenivano dai suoi canali personali, dalle sue pagine social e dal suo sito. Questa volta, invece, si è passati alle vie di fatto. Un cambio di strategia? In questo caso possiamo immaginare che in molti stiano iniziando ad allertare i propri avvocati.

Di certo, da questo sentenza è proprio Banksy ad avere molto da imparare. Il procedimento ha infatti dimostrato che il suo marchio può essere protetto e usato in maniera molto limitata, principalmente per rilasciare certificati di autenticità. E questo è un evidente punto debole, che potrebbe essere contenuto, per esempio, affidando la vendita dei suoi prodotti a una società commerciale specializzata. Un’azione che, però, potrebbe essere considerata antitetica al messaggio trasmesso dalla sua arte.

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Come alcuni capolavori del Novecento sono diventati di pubblico dominio

Con l’inizio di ogni anno nuovi molti libri e opere d’arte diventano di pubblico dominio per la scadenza dei termini di copyright.
Quest’anno toccherà a titoli come “Passo di danza” di Aldous Huxley e
“La stanza di Jacob” di Virginia Woolf.
Vediamo cosa succede per noi creativi e lettori affamati.

Cosa accade quando scade il copyright per un libro?

A partire dal 1° gennaio 2019 molti libri perderanno le protezioni legali e con queste verranno meno anche i diritti delle case editrici e degli eredi riguardo le royalties ed il controllo creativo.
Le conseguenze? Il mondo dell’editoria verrà profondamente scosso poiché la scadenza dei diritti d’autore significa, tra le altre cose, che tutti quanti potranno creare nuove opere basate su questi classici senza il rischio di trovarsi inceppati in lunghe battaglie legali per la violazione del diritto di copyright
A scadere, in questo caso, sarà la proroga ventennale del copyright approvata dal Congresso nel 1998.
Questa legge, che venne intitolata “Mickey Mouse Protection Act” per prorogare i diritti d’autore Disney su “Steamboat Willie” fino al 2024.
“Steamboat Willie” è il primo film di Topolino e l’applicazione della legge permise di estendere i termini del copyright per le opere pubblicate tra 1923 a 1977 da 75 a 95 anni a partire dalla pubblicazione.
In Italia, lo scadere del Copyright avviene 70 anni dopo la morte dell’artista.

A partire dal 1° dicembre 2018, Google Books pubblicherà libri come “Un Figlio al Fronte” di Edith Wharton o “Tarzan e il Leone d’Oro” di Edgar Rice Burrough, oltre a titoli di scrittori come Rudyard Kipling, P.G. Woodhouse, Willa Cather e moltissimi altri per un totale di oltre 130 mila opere che, nel solo 1923, vennero registrate per il copyright.

Lista dei libri liberi dal copyright dal 1° gennaio 2019

Partendo da quelli che abbiamo già citato sopra ecco la lista dei libri liberi da copyright a partire dal 1° gennaio 2019:

  • “Il Pellegrino” di Charlie Chaplin;
  • “Aiuto, Poirot” di Agatha Christie;
  • “Tarzan e il Leone d’Oro” di Edgar Rice Burroughs;
  • “I Dieci Comandamenti” di Cecil B. DeMille;
  • “New Hampshire” di Robert Frost
  • “Il profeta” di Khalil Gibran
  • “Passo di danza” di Aldous Huxley
  • “Un Figlio al Fronte” di Edith Wharton;
  • “Il Grande Romanzo Americano” di William Carlos Williams;
  • “Peter Wimsey e il cadavere sconosciuto” di Dorothy L. Sayers;
  • “La stanza di Jacob” di Virginia Woolf
  • “Un figlio al fronte” di Edith Wharton
  • “The Inimitable Jeeves” e “Leave it to Psmith” di P.G. Wodehouse
  • “Emily della Luna Nuova” di L.M. Montgomery
  • “Kangaroo” di D.H. Lawrence

Cerca i tuoi titoli preferito in libero dominio su https://books.google.it/

Una volta cercato un titolo sul motore di ricerca e aver fatto l’accesso sulla pagina dedicata al libro, in alto a sinistra potrai vedere un bottone rosso con scritto “Ebook – gratis” nel caso il libro rientri nella categoria di pubblico dominio